Tutte le informazioni, conoscenze tecniche e commerciali segrete, costituiscono un intangibile asset strategico dell’impresa, tutelabile ai sensi degli artt. 98 e 99 del Codice della Proprietà industriale. Tale asset, meglio noto come know-how, è ancor più fortemente tutelato dalla UE, che ha emanato la Direttiva (EU) 2016/943 del Parlamento Europeo, recepita dall’Italia con il Decreto Legislativo n.63/2018, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate.
I segreti industriali sono le conoscenze e le informazioni strategiche, innovative e non note tra il pubblico nel settore di riferimento, riguardanti l’attività produttiva e/o organizzativa di un’impresa. Il segreto industriale comprende, quindi, sia l’informazione tecnica che quella commerciale, ovvero i c.d. “Trade secrets”, come statuito dall’art.98 del Codice della Proprietà Industriale (di seguito C.P.I.).
La giurisprudenza precedente all’entrata in vigore del C.P.I, e per esso l’art.98 già prevedeva, la tutelabilità anche di segreti che non potessero essere oggetto di brevetto. Per cui si era concentrata sulla sottrazione di segreti da parte dell’ex dipendente, statuendo che “L’utilizzazione da parte di ex dipendenti di procedimenti riservati adottati dall’ex datore di lavoro ad essi noti per il rapporto di lavoro costituisce mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale, idoneo a danneggiare l’impresa concorrente in quanto lo sfruttamento del risultato degli esperimenti da questa eseguiti importa una situazione di vantaggio per effetto della riduzione dei costi di produzione”. Pertanto costituiva atto di concorrenza sleale.
Con la promulgazione del C.P.I., gli artt. 98 e 99, prevedono una tutela tipica del segreto industriale, al pari di quella degli altri diritti titolati di proprietà industriale.
E’ stata strutturata una tutela complementare tra la nuova fattispecie ex artt. 98 e 99 C.P.I. e la tutela, ancor oggi esistente, per concorrenza sleale con la conseguenza che oggi viene ammessa una tutela concorrenziale complementare anche per informazioni che non presentano i requisiti ex art. 98 C.P.I. ma allo stesso tempo sono sottratte con mezzi professionalmente scorretti.
Gli artt. 98 e 99 C.P.I. tutelano l’informazione segreta in quanto tale, mentre la concorrenza sleale mira a colpire forme di concorrenza parassitaria, contrarie ai principi della professionalità imprenditoriale, e come tali illecite.
E’ opportuno anche precisare che appartiene al tribunale ordinario, e non alle sezioni specializzate in materia di impresa, la competenza a decidere sulla domanda di accertamento di un’ipotesi di concorrenza sleale in cui la prospettata lesione degli interessi della società danneggiata riguardi l’appropriazione, mediante storno di dirigenti, di informazioni aziendali, di processi produttivi e di esperienze tecnico-industriali e commerciali (cd. “know how” aziendale, in senso ampio), ma non sia ipotizzata la sussistenza di privative o altri diritti di proprietà intellettuale, direttamente o indirettamente risultanti quali elementi costitutivi, o relativi all’accertamento, dell’illecito concorrenziale” (Cass., 9 maggio 2017, n. 11309).
Di contro i diritti di cui all’art.98 CPI risultano, in sostanza, attualmente tutelabili secondo le forme della tutela reale, erga omnes, analogamente a quanto già accadeva per gli altri, più tradizionali, diritti di privativa e per tale ragione deve sussistere la competenza delle Sezioni Specializzate in Proprietà Industriale e Intellettuale.
Le c.d. informazioni segrete sono parte dei diritti di proprietà industriale non titolati e trovano la loro disciplina negli artt. 98 e 99.
L’art.98 CPI identifica tre criteri in merito alla circoscrizione della nozione di segretezza: a) siano segrete, nel senso che non siano note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; b) abbiano valore economico in quanto segrete; c) siano sottoposte da parte delle persone al cui controllo sono soggette, a misure adeguate a mantenerle segrete”.
Il 18 giugno 2016 è stata promulgata, la Direttiva 2016/943, recepita dall’Italia con il Decreto Legislativo n.63/2018, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti.
il Decreto Legislativo n.63/2018 non pregiudica al concorrente tutela complementare ex art. 2598, n.3 c.c., tuttavia amplia la tutela e si coordina con il principio già oggi integrato dall’art.99 CPI circa l’acquisizione di contenuti in modo abusivo, intrecciandosi anche con l’entrata in vigore della normativa in tema di “Whistleblowing” (L.n.179/2017) e dalla consolidata giurisprudenza in tema di “reverse engineering”.
In conclusione il segreto industriale rappresenta un “intangible asset” fondamentale in un’epoca caratterizzata da una sempre più forte concorrenza globalizzata, dove l’opportunità di successo è spesso rappresentata dall’aggiornamento continuo del proprio modello di business, sia in termini di prodotto che di processo. Il D.Lgs.n.63/2018 rappresenta, in questo scenario di costante cambiamento e di necessaria perpetua innovazione, un’opportunità per adeguare la normativa alle nuove esigenze del mercato e rafforzare la tutela dell’impresa che innova da fenomeni di parassitismo, oggi agevolati da internet e dalla digitalizzazione che hanno reso assai più agevoli ed economici gli illeciti in materia di IP.
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/06/07/18G00088/sg
Articolo dell’avv. Veronica Fernandes – Senior Executive Intellectual Property
