16 Febbraio 2019
Marchio forte e marchio debole con “secondary meaning”
Non
è sempre semplice stabilire la confondibilità del marchio in quanto ritenuto debole.
In
ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 12 c.p.i. la qualificazione del
marchio come debole non può ostacolare il riconoscimento di idonee tutele a
fronte di una contraffazione anche solo formale dello stesso, ove delle
semplici varianti grafiche o letterali risultino comunque idonee a creare un
rischio di confusione presso il pubblico. Se si negasse il predetto principio,
la tutela del marchio debole risulterebbe limitata alle sole ipotesi di
integrale imitazione dello stesso o di somiglianza prossima all’identità, con
risultati estranei alla ratio di tutela della proprietà industriale.
Se
dunque non è opinabile il fatto che anche una parola di uso comune possa
acquisire capacità distintiva con la registrazione e la creazione di un
collegamento estrinseco, è necessario accordare a tale marchio una tutela pari
a quella del marchio forte, in ragione del suo carattere originale e della sua
efficacia individualizzante.
Il
marchio debole può diventare marchio forte.
In
riferimento all’art. 13 c.p.i. ovvero l’acquisto di una forte capacità
distintiva da parte di un marchio debole, comporta l’estensione allo stesso
delle tutele tipiche del marchio forte.
La Corte di Cassazione conferma la possibilità che un marchio, originariamente debole, acquisisca, attraverso la registrazione ed il successivo sfruttamento commerciale, una capacità distintiva forte.
La
giurisprudenza di legittimità ha da tempo riconosciuto il cd. secondary
meaning, concetto elaborato ai fini della riabilitazione o convalidazione
del segno inizialmente privo di capacità distintiva, in quanto generico o privo
di originalità, che finisca per costruirsi queste caratteristiche attraverso un
uso commerciale e pubblicitario intensivo.
Concludendo,
la qualificazione del segno distintivo come debole, in quanto costituito da
parole di uso comune, il quale abbia però acquisito capacità distintiva a
seguito di un uso commerciale intenso e protratto nel tempo, non compromette il
riconoscimento di una tutela completa in caso di contraffazione, anche se
realizzata attraverso semplici varianti formali idonee a creare un rischio di
confusione per il consumatore medio.
www.glp.eu/it/caselaw/?id=317
Articolo a cura dell’avv. Veronica Fernandez