Le nuove norme sul marchio in Gazzetta Ufficiale

Il decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 marzo 2019, n. 57. Viene così attuata la Direttiva (UE) 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, con adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 sul marchio comunitario. 

Il decreto legislativo n. 15/2019, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa nonchè per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul marchio comunitario» è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 marzo 2019, n. 57.

Modifiche al codice della proprietà industriale. Diverse le modifiche apportate al codice della proprietà industriale (d.lgs. n. 30/2005). In particolare, il legislatore è intervenuto sulla procedura di deposito del marchio che non richiederà più la riproduzione grafica dello stesso. Dovrà essere solo fornita la rappresentazione del marchio, in osservanza dei requisiti di cui all’art. 7, comma 1, lett. b.. Viene così introdotta la possibilità di registrare marchi non tradizionali, come marchi olfattivi o di luce.

Il decreto, con il nuovo art. 122-bis (Legittimazione all’azione di contraffazione del licenziatario), prevede che «1. Fatte salve le clausole del contratto di licenza, il licenziatario può avviare un’azione per contraffazione di un marchio d’impresa soltanto con il consenso del titolare del medesimo. Il titolare di una licenza esclusiva può tuttavia avviare una siffatta azione se il titolare del marchio, previa messa in mora, non avvia un’azione per contraffazione entro termini appropriati. 2. Il licenziatario può intervenire nell’azione per contraffazione avviata dal titolare del marchio per ottenere il risarcimento del danno da lui subito».

In tema di azione di decadenza, l’onere della prova dell’uso del marchio incombe sul titolare e non su chi ne eccepisce il non uso (modifiche all’art. 121 c.p.i.). L’art. 122 viene invece modificato nel senso che «L’azione di nullità o decadenza di un marchio registrato è improcedibile qualora, su una domanda con il medesimo oggetto, i medesimi fatti costitutivi e fra le stesse parti, sia stata pronunciata una decisione dall’Ufficio italiano brevetti e marchi ai sensi dell’articolo 184-quater o sia pendente un procedimento dinanzi all’Ufficio italiano brevetti e marchi, ai sensi dell’articolo 184-bis. Fuori dal caso di cui al comma 4-bis, qualora l’azione di nullità o decadenza di un marchio registrato sia esercitata in pendenza di un procedimento amministrativo, connesso per il suo oggetto, il giudice può sospendere il relativo processo. La parte che vi abbia interesse deve chiedere la fissazione della nuova udienza entro il termine perentorio di tre mesi dalla definizione del procedimento amministrativo connesso, ai sensi dell’art. 297, comma 3, c.p.c.».

Articolo dell’avv. Veronica Fernandes